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Il caso che si commenta – e che può essere consultato al link – sembra un caso come tanti.

I fatti sono relativamente semplici da sintetizzare: la nota catena di distribuzione Aldi GmbH & Co. KG prova a registrare il marchio SKYLITE per contraddistinguere “Borse per laptop; custodie per laptop” e varie borse in pelle e la nota emittente televisiva si oppone.

La domanda di registrazione di Aldi per Skylite viene rigettata da EUIPO, il quale ritiene che i marchi sono tra loro confondibili.

A ben guardare, però, il caso torna su un aspetto essenziale del diritto dei marchi: se e come il titolare di un marchio possa ridepositare il suo stesso marchio.

La prima risposta che verrebbe da dare è che ciascuno è libero di depositare qualsiasi marchio voglia; che se tale marchio è confondibile con un marchio antecedente o violi altri diritti di terzi è giusto che la registrazione non sia concessa; ma se uno rideposita un marchio per cui ha già ottenuto una registrazione non sta facendo niente di male.

E, invece, le cose non stanno propriamente così e per spiegarlo occorre fare un passo indietro.

I marchi si tutelano in vari modi: facendo le cause per chiedere i risarcimenti dei danni; facendo le denunce penali per fermare le contraffazioni e con altre amenità varie tra cui quella di opporsi in sede amministrativa alla concessione del marchio che si ritiene confondibile con il proprio.

Ed è qui (nei procedimenti oppositivi) che emerge tutta l’utilità del rideposito.

Questo permette – nell’ipotesi frequente che il marchio anteriore a quello ridepositato abbia superato cinque anni dalla registrazione –di evitare di depositare la prova d’uso del marchio alleggerendo così gli obblighi documentali.

Sky (nel senso dell’emittente) si era servito di un rideposito per basare la propria opposizione e quindi la ricorrente Aldi aveva ritenuto che la richiesta di prova d’uso fosse eccezionalmente necessaria. Aldi si era “appoggiata” su alcune decisioni delle Commissioni di Ricorso presso EUIPO che nei casi R 1785 / 2008-4, del 15 novembre 2011 (PATHFINDER) e R 1260/2013 -2, del 13 febbraio 2014 (KABELPLUS) avevano aperto a questa possibilità.

Stavolta il Tribunale ha deciso per il no. L’elemento esiziale però non è stato il rideposito in quanto tale ma la notorietà del marchio SKY.

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