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Le SS.UU della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13570, depositata il 4 luglio 2016, hanno statuito il fondamentale principio per cui “non sussiste un diritto di estensione della contitolarità del marchio italiano nei confronti dei marchi esteri non comunitari e non internazionali“.

La Corte, sul punto, ha premesso che – in tema di marchi – vige il principio della territorialità per cui un marchio è soggetto a protezione solo se è usato o registrato in un dato Paese senza che rilevi in alcun modo l’uso o la registrazione avvenuta in un altro Stato. Ne consegue che la titolarità di un marchio può essere accertata in sede di registrazione solo dall’Ufficio marchi del Paese ove viene richiesta, ovvero successivamente dall’autorità giudiziaria di quello stesso Stato.

Tale accertamento non è, però, di regola suscettibile di estensione in un diverso Paese, tanto che la sentenza del giudice italiano esplicherà i suoi effetti solo all’interno dello Stato, essendo, invece, assolutamente priva di ogni rilevanza nei confronti degli ordinamenti stranieri.

La conseguenza è che rimane impregiudicata la facoltà per uno dei contitolari, che intenda svolgere in proprio in uno Stato estero la medesima attività commerciale, di avvalersi del marchio italiano; registrandolo a proprio nome nello Stato di interesse anche perché se così non fosse un marchio rilasciato in un certo Paese avrebbe, in realtà, validità a livello mondiale con la conseguenza che lo stesso non potrebbe essere usato in nessun altro Paese.

L’enunciato principio risulta essere applicabile nei confronti di tutti gli Stati esteri, ad eccezione, però, di quelli appartenenti alla U.E. nel caso del marchio comunitario in quanto, come noto, il segno distintivo è valido per tutti gli attuali 28 Paesi membri dell’Unione e degli Stati esteri aderenti all’Accordo di Madrid per quanto concerne il marchio internazionale.

Passando alla specifica fattispecie in esame, il marchio era già stato registrato in Italia a nome di tutte le parti in causa. Si poneva, quindi, il problema di verificare quali fossero gli eventuali strumenti processuali previsti dal Regolamento comunitario a disposizione dei titolari del marchio italiano pretermessi da quello comunitario per far valere il regime di comunione.

Il primo rimedio individuabile nel Regolamento comunitario 40/94,cosi come dal successivo Regolamento 207/09, è quello dell’opposizione in sede di rilascio della privativa comunitaria con possibilità di successiva impugnazione della decisione della Divisione di opposizione innanzi alla Commissione ricorsi, con possibilità, poi, di impugnazione al Tribunale europeo di prima istanza in sede giurisdizionale. Tale strumento risulta essere proponibile solo dai soggetti titolari di marchi identici o simili anteriori ovvero dai titolari del marchio, se la registrazione sia stata chiesta da un agente o da un rappresentante non abilitato.

Altro mezzo previsto dall’ordinamento comunitario è rappresentato dall’azione da proporsi innanzi ai Tribunali comunitari per i marchi istituiti presso ogni Stato membro, anche se, però, lo stesso risulta essere limitato alle sole ipotesi di cui all’art 96 del Regolamento comunitario, concernenti: le azioni di contraffazione o di minaccia di contraffazione; di accertamento di non contraffazione; le domande di equo indennizzo per atti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che dopo la registrazione del marchio sarebbero vietati in virtù di detto marchio; le riconvenzionali di decadenza o di annullamento.

In difetto delle previsioni citate, un’ulteriore possibilità di agire in via giurisdizionale è quella prevista, ai sensi dell’art 106 del Regolamento, la quale consente di proporre tutte le azioni che non rientrino in quelle azionabili innanzi al giudice nazionale competente, secondo le previsioni di cui al regolamento 44/01 relativo alla competenza giurisdizionale.

Nel caso di specie, la Corte ha statuito che trattandosi di accertamento di una contitolarità di un marchio italiano che comporta l’estensione anche al marchio comunitario registrato a nome di uno solo dei comunisti, la competenza appartiene al giudice italiano.

Spetterà, pertanto, alla parte far valere – in sede comunitaria – la predetta pronuncia ed in tal senso può ritenersi la sussistenza di una possibilità di estensione dell’accertamento della contitolarità di un marchio nazionale in ambito di marchio comunitario.

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con attinenza al marchio internazionale, il cui rilascio, ai sensi dell’Accordo di Madrid, avviene a seguito di una procedura unificata di deposito che sfocia nel conferimento di una pluralità di distinti marchi nazionali che producono, in ciascuno Stato, gli stessi effetti della domanda di registrazione di un marchio nazionale che fosse ivi direttamente depositato.

Ne consegue che non esiste un sistema giurisdizionale a carattere internazionale che abbia giurisdizione in tema di marchio internazionale, ma spetta alle giurisdizioni dei singoli Stati, in cui il marchio internazionale è riconosciuto, valutare sulla sua esistenza, nullità o decadenza.

Nel caso di specie, l’Autorità ha constatato che è il marchio italiano a costituire il presupposto necessario per ottenere la registrazione internazionale presso l’OMPI e, dunque, spetta al giudice italiano valutare ogni questione inerente ad esso, tra cui quella relativa alla contitolarità della privativa.

In definitiva, nessun diritto di estensione di una pronuncia sulla contitolarità di un marchio italiano esiste nei confronti di Stati esteri che si trovino al di fuori della U.E. o che non siano parte dell’Accordo di Madrid per quanto concerne il marchio internazionale.

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