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Il caso prende le mosse dalle doglianze di un prestigioso brand francese produttore di cosmetici di lusso in ordine alla avvenuta commercializzazione dei propri articoli, da parte di un noto marketplace online, in contesti di basso profilo, tali da costituire svilimento del marchio. Detti cosmetici, infatti, nel negozio telematico venivano mostrati e offerti in vendita mescolati ad altri articoli, quali prodotti per la casa e per le pulizie, contenitori per microonde, detergenti per pavimenti e per gli animali domestici: prodotti comunque di basso profilo e di scarso valore economico, ragion per cui il titolare del marchio ne chiedeva l’inibitoria dal commercio, la descrizione e il sequestro.

Tale marchio di cosmetici, invero, si è mostrato da sempre molto attento al marketing dei propri prodotti, ricorrendo – mediante accordi verticali con la rete di vendita – alla cd. distribuzione selettiva, ovvero una tipologia di accordo di commercializzazione che consente la vendita di prodotti prestigiosi soltanto a certi rivenditori accuratamente selezionati dal produttore e obbligati ad assicurare determinati standard qualitativi per quanto concerne il contesto di vendita e la presentazione dei cosmetici, oltre all’assistenza nella vendita da parte di personale particolarmente qualificato; prescrizioni tutte che, all’evidenza, il marketplace non rispettava, risultando, a tutto concedere, ben lungi dall’essere una profumeria di lusso o un reparto specializzato di profumeria e cosmesi di grandi magazzini, con personale qualificato, collocato in un determinato contesto urbano, come richiesto dagli standard contrattuali di distribuzione imposti dal produttore.

Le società titolari del marketplace, per converso, hanno eccepito l’assoluta liceità dell’offerta in vendita dei cosmetici in questione, sulla base del principio di esaurimento nazionale e comunitario del marchio, fissato dall’art. 5 del d.lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30 (cd. Codice della proprietà industriale), che preclude al titolare di un marchio di opporsi alla rivendita, da parte di terzi, dei suoi prodotti, una volta che questi siano stati da costui regolarmente immessi nel mercato, a meno che sussistano motivi legittimi.

Orbene, il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 3 luglio 2019, si è innanzitutto pronunciato sulla legittimità del sistema di distribuzione selettiva adottato dal noto brand di cosmetici: si tratta difatti, secondo i Giudici, non già di un’intesa restrittiva della concorrenza, e in quanto tale vietata alla stregua dell’art. 101 TFUE, bensì di un accordo verticale riconducibile all’interno del perimetro di esenzione rispetto a detto divieto di cui all’art. 2 del reg. UE n. 330/2010. Tale accordo, infatti, soddisfa tutti i criteri statuiti ad hoc dalla giurisprudenza europea (cfr. CGUE, sentenza del 6 dicembre 2017, caso C-230/16) in tema di vendita di prodotti di lusso di cui si voglia preservare l’immagine di prestigio: (i) la selezione dei rivenditori è avvenuta sulla base di criteri oggettivi di indole qualitativa; (ii) detti criteri valgono indistintamente per tutti i rivenditori, senza forma alcuna di discriminazione e (iii) non vanno oltre il limite del necessario.

Ciò premesso, il Tribunale ambrosiano ha dipoi affermato che la presenza di una rete di distribuzione selettiva lecitamente costituita può integrare un legittimo motivo di esclusione dell’operatività del principio di esaurimento comunitario di cui al comma 2 dell’art. 5 c.p.i., ragion per cui il diritto di privativa a favore del titolare del marchio non può dirsi esaurito.

Per tali motivi il Collegio ha statuito che il titolare del marchio, allo scopo di preservare il prestigio del brand, può legittimamente impedire che un marketplace venda i suoi cosmetici di lusso in contesti, quali quelli sopra rappresentati, che determinano un oggettivo svilimento del marchio stesso, famoso a livello internazionale come produttore di articoli per la cosmesi di elevata qualità.

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