Il visto di Lussemburgo all’uso di TMVIEW

Il visto di Lussemburgo all’uso di TMVIEW

Le opposizioni amministrative sono procedure agili per far valere i propri diritti anteriori sui marchi successivi che si ritengono potenzialmente confliggenti con il proprio.

L’agilità ha varie forme: l’opponente di solito rischia poco perché non è soggetto nello stesso procedimento a domande riconvenzionali (semmai l’opposto attiverà altri procedimenti ma non potrà replicare con nuove domande all’opposizione) e – sempre di solito – l’opponente è facilitato nel provare i propri diritti dall’utilizzare copie semplici delle registrazioni di marchio anteriore o estratti delle banche dati.

Proprio del valore degli estratti delle banche dati (e in particolare della banca dati TMView) parla il caso che qui si commenta ovvero la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea resa il 6 dicembre 2018 nella causa T‑848/16.

Il caso vedeva (vede) contrapposte Deichmann SE, colosso tedesco della distribuzione di scarpe, contro Vans, Inc. colosso californiano della produzione di scarpe.

La sentenza in italiano si può leggere qui.

I fatti risalgono al 2011 quando Vans Inc ha depositato il marchio dell’UE qui raffigurato:

e Deichmann si è opposta vantando registrazioni per i marchi:

La confondibilità tra i marchi sopra rappresentati non è ancora stata valutata perché il problema – a cui il Tribunale dà ora una risposta inequivocabile – era se l’estratto della banca dati TMView, usato dall’opponente Deichmann per provare l’esistenza di due marchi internazionali, avesse valore probatorio o meno.

Il Tribunale dice di sì e smentisce i due gradi antecedenti presso EUIPO.

Ai paragrafi 60 e 61 della sentenza si legge che “la banca dati TMview è uno strumento informatico gestito dall’EUIPO cui partecipano uffici di marchi terzi, in particolare l’OMPI. Questo strumento raccoglie le domande e le registrazioni di marchi degli uffici dei marchi partecipanti, consentendone l’accesso. Le informazioni sono fornite dagli uffici dei marchi che ne hanno la responsabilità per il contenuto e l’aggiornamento quotidiano. La banca dati TMview permette di consultare le informazioni sui marchi registrati dagli uffici dei marchi che partecipano a tale banca dati come contenuti nei rispettivi registri dei marchi. Un estratto dalla banca dati TMview corrisponde allo stato del registro dell’autorità competente al momento in cui l’utente effettua la ricerca.

 

Date le caratteristiche della banca dati TMview esposte al precedente paragrafo 60, un estratto di tale banca dati rappresenta, per quanto riguarda le registrazioni internazionali che designano l’Unione, un documento equivalente a una copia del certificato di registrazione e, eventualmente, dell’ultimo certificato di rinnovo, rilasciato dall’OMPI, …, a condizione che l’estratto fornito dall’opponente comprenda tutte le informazioni utili. Se tale condizione è soddisfatta, un estratto dalla banca dati TMview è analogo, come giustamente rilevato dalla ricorrente e dall’EUIPO, a un estratto della banca dati Romarin dell’OMPI o alla copia del certificato di registrazione presso tale organizzazione.”

La sentenza si segnala per due motivi.

Il primo è la maggiore certezza con cui si potranno usare gli estratti TMView nei procedimenti oppositivi presso l’EUIPO.

La seconda ha a che fare con i “massimi sistemi” della costruzione giuridica comunitaria.

Ed, infatti, stavolta il diritto codificato è arrivato prima della giurisprudenza.

Ricordiamoci che i fatti di causa risalgono al 2011 e che nel 2017 è entrata in vigore la riforma del diritto dell’Unione Europea che – tra le tante cose – nei procedimenti oppositivi permette di fare riferimento alle banche dati.

In altre parole, il caso che ci occupa potrebbe essere considerato superato dal diritto sopravvenuto.

Pertanto, stavolta il giudice lussemburghese appare come una sorta di certificatore che la scelta procedurale del legislatore europeo sia stata corretta.

Il caso vuole che proprio i marchi di cui si discuteva (discute) la confondibilità avessero le fattezze di un “visto”.

 

 

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