Il singolo socio può portare il marchio all’estero non sussistendo il diritto ad estendere la contitolarità del marchio italiano nei confronti di marchi esteri non comunitari e non internazionali

Il singolo socio può portare il marchio all’estero non sussistendo il diritto ad estendere la contitolarità del marchio italiano nei confronti di marchi esteri non comunitari e non internazionali

Si segnala un’interessante questione finita al vaglio della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. sent.13570/2016 del 4 luglio) inerente i limiti al diritto ad estendere la contitolarità del marchio nella registrazione.

La controversia originava da una lite tra i soci di una società in nome collettivo contitolari di un marchio.

La sezione del tribunale specializzata nella proprietà industriale aveva affermato la comunione per pari quote, estendendola anche alle domande di registrazione in ambito nazionale, comunitario ed extranazionale.

Uno dei soci, nel frattempo, aveva già presentato singolarmente domanda di registrazione del brand in ambito comunitario e non. La Cassazione accoglie, in parte, il suo ricorso.

I giudici sottolineando che il marchio contraddistingue la provenienza di un prodotto ed è, quindi, collegato allo svolgimento di un’attività economica di produzione e distribuzione di beni e servizi, fa osservare che nella fattispecie la contitolarità del marchio esisteva in Italia perché i soci facevano tutti parte, all’epoca di una S.n.c. che svolgeva una comune attività imprenditoriale.

La circostanza lascia però impregiudicata la facoltà, per il socio che intende svolgere in uno Stato estero la stessa attività commerciale, di avvalersi del marchio italiano registrandolo a proprio nome nel Paese estero. Se così non fosse – sottolinea la Cassazione – un marchio rilasciato in un certo Paese avrebbe, in realtà, validità a livello mondiale e non potrebbe essere usato in nessun altro.

Il principio affermato è applicabile nei confronti di tutti gli Stati esteri, ad eccezione di quelli dell’Unione europea nel caso del marchio comunitario e degli Stati aderenti all’accordo di Madrid per quanto riguarda il marchio internazionale.
Nell’ipotesi specifica il marchio era già stato registrato in Italia a nome di tutti i soci, ragion per cui si esclude che il marchio italiano possa avere titolari diversi una volta divenuto comunitario. In tal modo si avrebbero, infatti, due marchi identici, entrambi validi in Italia, ma con titolari diversi: possibilità non contemplata né dall’ordinamento comunitario né da quello nazionale.
I soci esclusi dalla registrazione comunitaria potrebbero far valere – in sede comunitaria – ai fini dell’estensione in ambito U.E., la pronuncia del giudice italiano che ha affermato la contitolarità.
Diversamente dal marchio comunitario, in quello internazionale risulta essere “centralizzato” solo il deposito della domanda, che sfocia in altrettante richieste nazionali negli Stati designati, i quali provvedono all’esame delle domande e all’accertamento della validità.

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