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Lo scorso aprile, EUIPO ha emesso la sentenza a favore del marchio figurativo “Superman”, registrato dalla società DC Comics, nonostante il marchio “Superzings – Rivals of Kaboom”, depositato dalla società spagnola Magic Box INT. Toys, copra un’area di prodotti e servizi differente.
Partiamo dal principio.
Nell’aprile 2018, la Magic Box ha inoltrato la domanda per registrare il marchio per i prodotti di classe 28, come giocattoli, videogame e giochi di scatola.
Subito la DC Comics ha promosso l’opposizione appellandosi all’art. 8, comma 5 del Regolamento 1001/2017 e sottolineando come il marchio della società richiedente andasse in conflitto con il primo marchio di “Superman”, nonostante la classe di prodotti tutelati fosse differente (in particolare la 16, libri e periodici e la 41, servizi di intrattenimento relativi alla produzione e distribuzione di film).
EUIPO ha accettato l’opposizione utilizzando tre principali argomentazioni:
- La somiglianza tra i due segni, che è stata ritenuta abbastanza simile, prendendo in considerazione anche solo l’aspetto grafico. In entrambi i casi, infatti, i segni “presentano la stessa peculiare curvatura e le lettere iniziali comuni sono più grandi delle diverse lettere poste alla fine dei segni stessi”;
- Nonostante la notorietà verso il pubblico di riferimento sia provata solo per una parte dei prodotti o servizi coperti dal marchio, in particolare per quelli inclusi nella classe 16, esiste un “collegamento” tra i segni;
- L’esistenza di questo “collegamento” è fondata anche sul fatto che “i prodotti contestati della classe 28 possono presentare un legame con i prodotti della classe 16 della controparte, in quanto i primi costituiscono una delle più consuete estensioni commerciali dei secondi” – e in questo caso l’ufficio fa riferimento al fenomeno del merchandising di giochi ritraenti personaggi resi famosi da pubblicazioni fumettistiche. In virtù di questa prova, è stato considerato “molto probabile che l’uso del segno controverso per tutti i prodotti della classe 28 tragga indebitamente vantaggio dal significativo grado di notorietà del marchio anteriore e dagli investimenti effettuati dall’opponente per ottenere tale notorietà”.
EUIPO ha quindi concluso che ci fosse sufficiente somiglianza e che, di conseguenza, il marchio dell’azienda spagnola avrebbe tratto un vantaggio sleale dal supereroe statunitense.
