È del 15 maggio 2025 un’importante ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione che conclude una complessa vicenda legata alla registrazione di un marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
Il caso inizia nel 2016, quando una persona fisica ha depositato una domanda di marchio italiano per un segno figurativo contenente l’elemento denominativo “PARADIIS”, rivendicando prodotti nelle classi 29 e 33. La società SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & CO ha presentato opposizione contro questa domanda, basandosi sui propri marchi registrati presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO), che includono l’elemento “PARADIS”.
L’opposizione è stata accolta dalla Divisione dell’UIBM solo per i prodotti in classe 33. Di conseguenza, il titolare della domanda ha presentato ricorso alla Commissione dei Ricorsi dello stesso Ufficio, sostenendo che “PARADIIS” corrisponde alla denominazione in lingua friulana della località di produzione del vino oggetto di rivendicazione dei marchi in conflitto. Tuttavia, la Commissione ha respinto il ricorso, affermando che la frazione del Comune di Pocenia, in Friuli, sarebbe stata sostanzialmente sconosciuta al pubblico dei consumatori, escludendo così la rilevanza della provenienza geografica.
Secondo la Cassazione, questa decisione è corretta. La Corte ha sottolineato che la Commissione ha effettuato un accertamento in fatto sulla conoscenza della denominazione geografica, che in questo caso era in lingua friulana e riferita a una frazione di un Comune locale, conosciuta solo a livello locale. La giurisprudenza della Corte evidenzia che, affinché la provenienza geografica sia rilevante ai fini della registrazione del marchio, deve essere nota al pubblico dei consumatori.
In particolare, affinché un luogo possa essere considerato rilevante, deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti dal marchio, e questa notorietà deve essere diffusa in una parte sostanziale del territorio di uno Stato membro. La valutazione di questa rilevanza deve tenere conto di vari elementi, come la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità e la durata dell’uso, l’ambito geografico e gli investimenti fatti per promuoverlo.
