La Quinta Commissione dei Ricorsi dell’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) ha stabilito lo scorso 6 marzo, con la decisione nel procedimento R 774/2024-5, alcuni nuovi fattori rilevanti in relazione all’esistenza, o meno, di malafede al momento del deposito di una domanda di marchio.
La Commissione ha accolto l’appello presentato dal designer Jean-Charles de Castelbajac che aveva proposto azione di invalidazione nei confronti della registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 018589305 di titolarità di PYJC. In particolare, secondo la Commissione, la Divisione di Cancellazione (ossia la Divisione di primo grado), nell’emettere la propria decisione, non ha tenuto in debita considerazione il fatto che, al momento del deposito del marchio contestato, il titolare del marchio, legato al richiedente l’annullamento da un contratto di prestazione di servizi, sapeva che quest’ultimo non era d’accordo con la scelta di un marchio figurativo considerato ispirato alle proprie creazioni anteriori. Infatti, la Commissione ha stabilito che – mentre i rapporti tra le parti si presentavano già come conflittuali, così come provato dalle numerose controversie tra le stesse dinanzi ai giudici francesi – risulta evidente che la titolare della registrazione abbia consapevolmente voluto trarre vantaggio dall’immagine artistica del richiedente l’annullamento, utilizzando il deposito della domanda di marchio come strategia giuridica per ledere i diritti altrui.
In conclusione, la Commissione ricorda che la malafede sussiste quando il titolare deposita una domanda per un marchio di terzi con cui intrattiene rapporti precontrattuali, contrattuali e post-contrattuali diretti o indiretti, o qualsiasi rapporto in cui si applichi la buona fede, la quale impone l’obbligo di lealtà in relazione ai legittimi interessi ed alle aspettative dell’altra parte. Nel valutare l’esistenza della malafede, occorre pertanto esaminare le intenzioni, così come emergono dalle circostanze fattuali, dalla posizione del titolare del marchio contestato, dalla conoscenza dell’uso del marchio anteriore e, più in generale, da tutte le situazioni oggettive caratterizzate da un conflitto di interessi. A ciò si aggiungono, tra le altre, le circostanze che caratterizzano la creazione del marchio dell’Unione Europea, compreso l’uso del marchio sin dalla sua creazione, nonché la logica commerciale sottesa e la cronologia degli eventi.
