La controversia tra Salomon e Road Star Group ha messo in luce il delicato equilibrio tra design registrati e marchi figurativi nell’industria delle calzature sportive.
Al centro della disputa c’era un motivo a “zigzag”: Salomon è titolare di un marchio figurativo costituito da un doppio zigzag con tre picchi e una banda curva sottostante, mentre Road Star aveva registrato un design per scarpe sportive caratterizzato da un zigzag simile.
Salomon ha dunque chiesto l’annullamento del design ai sensi dell’articolo 25(1)(e) del Regolamento UE sui disegni, secondo cui un disegno può essere dichiarato invalido se incorpora un segno distintivo che il titolare può vietare a terzi di usare.
La Cancellation Division dell’EUIPO ha basato la propria decisione su tre elementi fondamentali:
I giudici hanno rilevato che i prodotti erano identici, trattandosi in entrambi i casi di calzature sportive, e che il pubblico medio – consumatore di scarpe sportive – percepisce le caratteristiche visive generali senza soffermarsi sui dettagli tecnici. Osservando il motivo a zigzag, la Divisione ha concluso che la struttura e la composizione complessiva del segno di Road Star erano sufficientemente simili a quelli del marchio Salomon, mentre le differenze nei dettagli geometrici risultavano irrilevanti ai fini della confusione.
Alla luce della forza distintiva normale del marchio Salomon e dell’identità dei prodotti, la Divisione ha stabilito che l’uso del segno da parte di Road Star creava un concreto rischio che i consumatori potessero interpretare le scarpe come appartenenti a Salomon o a una società ad essa collegata.
Conseguentemente, il design è stato dichiarato invalido. Di conseguenza, anche un elemento apparentemente decorativo, come un motivo a zigzag, può essere riconosciuto come marchio protetto, e il suo uso su prodotti identici può costituire una violazione.
