Lo scorso 1° maggio 2025 la Divisione Civile d’Appello della High Court britannica ha stabilito che non è possibile contestare la validità di un design britannico dopo aver ottenuto una decisione sfavorevole nei confronti del design dell’Unione Europea dal quale lo stesso ha avuto origine.
A seguito della Brexit – ossia del referendum che, in data 23 giugno 2016, ha sancito l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea – si è stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2021, per tutti i marchi e design presenti sul registro dell’EUIPO fosse creato un “clone” nazionale all’interno del Registro Marchi e del Registro Design britannici. Di conseguenza, ciascun titolare di registrazioni dell’Unione Europea è diventato, automaticamente, titolare anche di una registrazione britannica con le stesse identiche caratteristiche della registrazione UE originaria.
Nel caso di specie, nel 2018 Praesidiad Holding BVBA, titolare di un design comunitario per recinzioni e sistemi perimetrali, aveva proposto azione nel Regno Unito contestando la violazione, da parte di Zaun Limited, del proprio diritto di privativa. Il convenuto aveva, dunque, proposto azione di invalidazione dinanzi all’EUIPO, circostanza che aveva condotto alla sospensione dell’azione britannica. Nel 2023, la Commissione dei Ricorsi EUIPO aveva confermato la validità del design di Praesidiad Holding BVBA, rigettando tutte le richieste di Zaun Limited. Di conseguenza, quest’ultima aveva proposto dinanzi all’High Court azione di invalidazione nei confronti della registrazione britannica “clone”.
Nella prospettiva della High Court, il principio dell’incontestabilità della res iudicata, rispetto alla validità del design dell’Unione Europea, non subiva modifiche dettate dalla particolare situazione configuratasi a causa della Brexit e la Corte d’Appello ha condiviso tale punto di vista. Infatti, si è stabilito non soltanto che il design britannico è soggetto alle stesse condizioni sostanziali di validità del design comunitario e conferisce gli stessi diritti sostanziali, ma anche che esso deriva dal design comunitario registrato e la sua natura per così dire “parassitaria” autorizza la High Court a dichiararlo nullo se è dichiarato nullo anche il design comunitario di origine. Di conseguenza, avendo, invece, l’EUIPO confermato la validità della registrazione di design di origine, la Corte ha affermato che i principi della res iudicata, al fine di evitare l’abuso di processo, devono applicarsi anche nel caso di specie, così da non consentire a Zaun di contestare la validità del design britannico.