Lo scorso 4 dicembre l’EUIPO ha emesso la propria decisione nell’opposizione n. B 3234364, depositata da Ferrero S.p.A. nei confronti della domanda di marchio dell’Unione Europea n. 19094169
con rivendica di “Caffè; Caffè freddo; Caffè freddo; Caffè liquido; Succedanei del caffè; Bevande a base di caffè; Tè; Bevande a base di tè; Cacao; Bevande a base di cacao; Zucchero; Riso; Succedanei del caffè; Matè (infuso di erbe sudamericano); Farine alimentari; Pane; Dolci; Focacce; Pasticceria; Confetteria; Lievito; Lievito in polvere; Halvah; Gelati; Gelati commestibili; Gelati; Miele; Melassa; Sale; Senape; Pepe; Spezie; Aceto; Salse; Timo; Cioccolato; Bevande a base di cioccolato; Biscotti; Zucchero candito; Gomme da masticare; Delizie turche”.
Le basi giuridiche della contestazione sono state indicate sia nel rischio di confusione di tale domanda rispetto alla registrazione di marchio italiano n. 302021000095189
sia nella lesione della reputazione del marchio di cui a tale ultima registrazione.
L’EUIPO ha, dapprima, verificato l’esistenza della reputazione per il marchio dell’opponente in relazione ai prodotti “Crema spalmabile a base di cacao; crema spalmabile a base di cioccolato; crema spalmabile al cioccolato e nocciole” in classe 30 sulla base dei cinquantasette documenti di varia natura depositati.
Successivamente, l’Ufficio ha ritenuto che i segni “Mastella Choco Tasty”, da un lato e “Nutella”, dall’altro, presentino un grado di similarità medio dal punto di vista visivo, quantomeno medio dal punto di vista fonetico e sotto la media da un punto di vista concettuale, con la conseguenza di una complessiva similarità.
Considerando l’intero scenario, compresa la forte reputazione del marchio anteriore, la Divisione Opposizione ha ritenuto che sia effettivamente probabile che l’immagine del marchio anteriore e le caratteristiche che esso proietta siano trasferite ai prodotti del richiedente nel momento in cui essi siano commercializzati con il segno contestato.
Il marchio contestato beneficerebbe, dunque, dell’immagine positiva e della reputazione del marchio anteriore, così che i prodotti recanti tale marchio contestato attirerebbero l’attenzione dei consumatori in virtù dell’associazione con il marchio anteriore, ottenendo così un illecito vantaggio commerciale.
