L’11 giugno 2025, il Tribunale dell’Unione Europea, con sede in Lussemburgo, ha confermato la decisione del 9 settembre 2022 della Divisione Opposizione dell’EUIPO, che aveva respinto la domanda di registrazione del marchio dell’Unione Europea n. 015556831 per il segno “FATTORIE GAROFALO”. La decisione si basa sull’opposizione presentata nel 2016 da Pastificio Lucio Garofalo SpA, che ha contestato la registrazione del marchio per rischi di confusione e indebito vantaggio.
Cosa è successo?
L’EUIPO aveva accolto l’opposizione di Pastificio Garofalo contro il marchio UE, che copriva numerosi servizi di ristorazione, alimentari e alberghieri (classe 43), e aveva anche contestato la registrazione di un marchio italiano (n. 2779999) per prodotti alimentari (classe 30), tra cui caffè, pane, gelati e altri alimenti.
Come ha deciso il Tribunale?
Il Tribunale ha ricordato che, per valutare se l’uso di un nuovo marchio possa trarre indebitamente vantaggio da un marchio preesistente, bisogna considerare diversi elementi:
- La notorietà e il carattere distintivo del marchio anteriore
- La somiglianza tra i marchi
- La natura e la prossimità dei prodotti o servizi coinvolti
Nel caso specifico, il Tribunale ha confermato che il marchio “GAROFALO” possiede un forte carattere distintivo. L’EUIPO aveva correttamente ritenuto che questa distintività potesse essere sfruttata indebitamente dal nuovo marchio, creando un rischio di confusione o di vantaggio ingiusto.
Cosa dice il Tribunale sull’intento del titolare?
Il Tribunale ha anche sottolineato che l’assenza di intento parassitario (cioè, di voler sfruttare la notorietà del marchio altrui) non è sufficiente a escludere il rischio di indebito vantaggio. Anche se il titolare del nuovo marchio non aveva intenzioni scorrette, può comunque esserci un rischio di sfruttamento indebito del marchio preesistente, soprattutto se si dimostra che l’uso potrebbe portare a un vantaggio ingiusto.
Inoltre, il titolare del marchio anteriore non deve dimostrare un danno effettivo, ma solo elementi che suggeriscano un rischio futuro di pregiudizio o vantaggio indebito.