Le domande di registrazione di un disegno o modello devono indicare il prodotto al quale il disegno è applicato o nel quale è incorporato. Tale indicazione, tuttavia, non determina in via esclusiva l’ambito della tutela, ma concorre a svolgere una funzione interpretativa, contribuendo ad individuare la natura del prodotto a cui il disegno afferisce.
Il rapporto tra indicazione dei prodotti e requisito della “visibilità” è stato preso in esame dal Tribunale tedesco dei Brevetti (German Patent Court) nella decisione 30 W (pat.) 802/23, Sattelunterseite II.
La società tedesca Monz è titolare di un disegno o modello registrato per “selle per biciclette o motocicli”, raffigurante la sezione inferiore di una sella. La società Büchel ne ha chiesto la dichiarazione di nullità, sostenendo che la parte raffigurata non fosse visibile durante l’uso normale del prodotto e non fosse, quindi, proteggibile ai sensi dell’art. 3, par. 3, lett. a), della Direttiva UE sui disegni e modelli (“EUDD”).
La controversia era già stata posta al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Nella sentenza Monz Handelsgesellschaft International (C-472/21), la CGUE aveva chiarito che la visibilità deve essere valutata durante l’uso normale del prodotto, considerando sia il punto di vista dell’utilizzatore sia quello di un osservatore esterno. L’uso normale comprende anche attività connesse, come il trasporto e la conservazione del prodotto, mentre restano escluse operazioni di manutenzione, assistenza e riparazione.
Reinvestito della questione, il Tribunale tedesco ha ritenuto valido il disegno. Secondo il German Patent Court, la parte inferiore della sella rimane visibile durante l’uso normale quando è montata su una bicicletta. L’analisi non si limita alla pedalata, ma investe anche attività abitualmente connesse all’uso della bicicletta, come trasportarla sulla spalla, appoggiarla a terra durante una pausa, riporla in posizione rialzata oppure trasportarla sul tetto o nel bagagliaio di un’automobile.
La questione diviene di maggiore interesse con riguardo alla seconda categoria di prodotti indicata nella registrazione: i motocicli. Le situazioni di trasporto e movimentazione considerate per le biciclette non sono applicabili allo stesso modo ai motocicli, che sono molto più pesanti e ingombranti e, infatti, il Tribunale ha riconosciuto che la parte inferiore della sella non è normalmente visibile durante l’uso di un motociclo. Ciò nonostante, il GPC ha escluso che tale circostanza comporti la nullità del disegno.
Secondo il Tribunale, l’esclusione prevista dall’art. 3, par. 3, lett. a), EUDD opera soltanto quando il disegno è invisibile in tutte le situazioni di uso normale. Se una componente può essere utilizzata su più prodotti complessi e rimane visibile durante l’uso normale di almeno uno di essi, la protezione deve essere mantenuta. Nel caso concreto, quindi, la visibilità della parte inferiore della sella durante l’uso normale di una bicicletta è stata ritenuta sufficiente a salvaguardare la validità della registrazione, anche se la stessa parte non sarebbe visibile durante l’uso normale di un motociclo.
Il GPC ha ritenuto che una diversa interpretazione avrebbe conseguenze problematiche. Innanzitutto, l’esclusione relativa alle componenti non visibili deve essere interpretata restrittivamente, poiché rischierebbe altrimenti di far dipendere la protezione non dall’aspetto del disegno, ma dalle concrete modalità di utilizzo del prodotto. Inoltre, la proteggibilità dovrebbe poter essere determinata al momento della registrazione. Se essa dipendesse da tutte le possibili modalità di utilizzo del prodotto, il risultato potrebbe essere incerto e dipendere da circostanze casuali o dal modo in cui il singolo utilizzatore maneggia il prodotto. Secondo il Tribunale, il criterio della visibilità, se applicato in modo eccessivamente rigoroso, potrebbe quindi generare incertezza giuridica e applicazioni non uniformi della normativa. Il GPC ha, pertanto, ritenuto sufficiente che il disegno sia visibile durante l’uso normale di almeno uno dei prodotti cui può essere applicato.
La decisione lascia comunque aperte alcune questioni. Anzitutto, ci si può domandare se, qualora il disegno non fosse proteggibile rispetto a uno dei prodotti indicati, sarebbe possibile dichiararne la nullità solo parzialmente, mantenendo la registrazione per gli altri prodotti. Secondariamente, resta da chiarire quale sarebbe la situazione se il disegno fosse stato registrato esclusivamente per “selle da motociclo”. In tale ipotesi, si potrebbe forse sostenere che la visibilità del disegno su una bicicletta sia irrilevante, poiché il prodotto indicato nella registrazione sarebbe soltanto il motociclo. Infine, la decisione solleva interrogativi anche in punto di contraffazione: se un terzo utilizzasse il disegno esclusivamente in relazione a selle da motociclo, occorrerebbe stabilire se la validità della registrazione, fondata sulla visibilità del disegno in relazione alle biciclette, sia sufficiente a garantire la tutela anche contro tale utilizzo. La pronuncia offre, ad ogni modo, un’importante indicazione pratica per i richiedenti: sebbene l’indicazione dei prodotti non determini formalmente l’ambito della protezione, essa può assumere un ruolo significativo nella valutazione della validità del disegno. È, quindi, opportuno indicare, per quanto possibile, tutti i prodotti rilevanti ai quali il disegno può essere applicato o nei quali può essere incorporato.
Nel caso Sattelunterseite II, proprio la possibilità di riferire il disegno sia alle biciclette sia ai motocicli ha consentito al Tribunale di individuare almeno una situazione di uso normale nella quale il disegno rimane visibile e, su questa base, di preservarne la validità. La decisione, se confermata in sede di impugnazione, potrebbe quindi consolidare un principio di rilievo: per evitare l’esclusione dalla protezione prevista per le componenti non visibili, potrebbe essere sufficiente che il disegno rimanga visibile durante l’uso normale di almeno uno dei prodotti ai quali è destinato.
