Il Tribunale capitolino ha, in tempi recenti, emesso un’interessante pronuncia (n. 11758/2026 del 30 luglio 2026) esprimendosi circa lo spesso labile discrimine tra tutela del marchio tridimensionale e funzionalità tecnica “necessitata”.
La questione è imperniata sul colosso lattiero-caseario Müller e sul suo marchio tridimensionale nazionale italiano, avente ad oggetto il vasetto “bicompartimento” (quello quadrato con l’angolo ribaltabile per versare sullo yogurt la guarnizione).
Giustapposto alla tedesca Müller è un altro leading player del settore, ovverosia il produttore italiano Mila. Al 2019 è datato il deposito, ad opera di Müller, di una domanda di marchio tridimensionale (italiano) avente ad oggetto la struttura del vasetto quadrato a doppio scomparto (una sezione grande per lo yogurt e una sezione triangolare, più piccola, per il topping, separate da una cerniera pieghevole per consentire di assemblare facilmente gli ingredienti). Tale domanda è stata accolta dall’Ufficio Marchi italiano nel 2020.
Di qui, ha fatto seguito l’azione legale del diretto competitor Mila, che ha agito contro la società tedesca per l’ottenimento dell’invalidazione del marchio avversario ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera b), del Codice della proprietà industriale italiano (che rispecchia l’art. 7, comma 1, lettera e), punto ii), del Regolamento sul marchio dell’Unione europea) sulla scorta dell’argomentazione per cui il suo marchio 3D sarebbe stato privo di carattere distintivo intrinseco (la forma era già diventata prassi comune nel settore ben prima che Müller presentasse la propria domanda di registrazione del marchio) e del fatto che si sarebbe trattato di una forma meramente rispondente a precise esigenze tecniche relative alla conservazione e al consumo del prodotto. La miscelazione delle due componenti, nella prospettazione di Mila, avrebbe reso necessitata la peculiare strutturazione del vasetto bi-compartimento. Mila ha, inoltre, ulteriormente argomentato di essere stata la prima azienda a introdurre sul mercato italiano, già nel 1987, il vasetto di yogurt a due scomparti, caratterizzato da un contenitore suddiviso in due sezioni triangolari. Müller, dal canto suo, ha sostenuto che il proprio marchio tridimensionale fosse pienamente valido e la sua forma non meramente “necessitata” ai fini dell’ottenimento di un risultato tecnico. La convenuta ha, altresì, posto l’accento sull’ampio riconoscimento, nel mercato, che il proprio vasetto per yogurt aveva conseguito (si suole parlare, in questo senso, di “secondary meaning”) a fronte di decenni di commercializzazione, producendo evidenze documentali derivanti da sondaggi tra i consumatori per dimostrare come questi ultimi associassero il vasetto a due scomparti al marchio Müller.
Sulla scorta del predetto articolo 9, comma 1, lettera b), del Codice della proprietà industriale italiano e di granitica giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (ad esempio, la causa C-299/99 Philips e la causa C-48/09 Lego), il Tribunale di Roma ha statuito che la forma del marchio di Müller è esclusivamente dettata dalla necessità di conseguire obiettivi di natura tecnico-funzionale (quali la necessaria separazione delle due componenti al fine di preservarne le rispettive proprietà fino al momento del consumo oltreché la facilitazione, grazie alla cerniera pieghevole, della loro miscelazione). Tale forma, osserva il Giudice romano, è, inoltre, essenzialmente priva di carattere distintivo intrinseco, che non può essere acquisito nemmeno attraverso l’uso.
