di Beatrice Marone
Era il lontano 1977 quando David Bowie cantava “We can be heroes, just for one day”, ma sembra che l’adagio si sia riproposto recentemente, almeno con riferimento all’ambito della proprietà intellettuale. Infatti, negli ultimi mesi del 2024, l’Ufficio Brevetti e Marchi statunitense (USPTO) ha emesso una decisione con la quale accoglie le azioni di cancellazione depositate, nel mese di maggio, da Superbabies Limited – società britannica attiva nel settore dei fumetti – nei confronti di alcune registrazioni di marchio di titolarità dei colossi Marvel Characters, Inc. e DC Comics. Le ragioni della decisione sono di natura procedurale: le società titolari delle registrazioni contestate non hanno, infatti, sottoposto al Trademark Trial and Appeal Board alcuna argomentazione a sostegno della propria posizione, con la conseguenza che lo USPTO ha emesso quello che è definito un provvedimento di default. Tuttavia, il caso risulta di particolare interesse per analizzare alcune tematiche centrali nella disciplina dei marchi.
La vicenda inizia nel novembre 2020, quando Superbabies Limited deposita dinanzi allo USPTO la domanda di marchio n. 90311879 per il seguente segno figurativo con rivendica di prodotti nelle classi 9, 16 e 28 della Classificazione di Nizza:
Contro la registrazione di tale domanda viene depositata, nel dicembre 2021, opposizione da parte di DC Comics, sulla base dei marchi anteriori di titolarità della stessa per una serie di segni che condividono il prefisso “SUPER”, tra cui “SUPER-PETS”, “SUPERGIRL”, “SUPERWOMAN”, “SUPERBOY”, “SUPERMAN” e “SUPER FRIENDS”. Nonostante ciò, nel luglio dell’anno successivo, Superbabies Limited deposita tre ulteriori domande di marchio statunitense: la domanda n. 97490673 per il segno denominativo “SUPER BABIES” e le domande n. 97490733 e n. 97490693, rispettivamente, per i seguenti segni figurativi, con rivendica di prodotti nelle medesime classi.
DC Comics inizia procedimenti di opposizione anche nei confronti di ciascuna di tali ultime domande. La posizione dell’opponente, in tutti i procedimenti, è che l’eventuale registrazione delle domande di controparte condurrebbe ad un rischio di confusione per il pubblico, nonché ad una diluizione dei marchi di propria titolarità. A tale ultimo proposito rileviamo che si identifica come diluizione il fenomeno della lesione della capacità del marchio distinguere i prodotti/servizi proposti sul mercato dal titolare da quelli, invece, commercializzati da soggetti distinti, derivante da un sovrappopolamento di marchi con caratteristiche identiche o similari.
Nel novembre 2022, l’opposizione n. 91273533 si conclude con una decisione dagli echi procedurali, con la quale la Commissione dei Ricorsi nega al titolare della domanda la possibilità di ritirare la stessa senza sostenere oneri. Tale richiesta era pervenuta all’USPTO sulla base del fatto che, secondo le circostanze rappresentate dal titolare della domanda, vi erano state negoziazioni fra le parti e il comportamento dell’opponente si era risolto in una condotta fuorviante che aveva ritardato il deposito della richiesta di ritiro della domanda. Con la negazione della tutela fornita dalla privativa industriale e, al contempo, con la condanna a sostenere costi per ritirare la domanda, l’approccio di Superbabies Limited si è, quindi, modificato, giungendo la stessa a depositare le azioni di cancellazione al centro della vicenda in oggetto.
È stimolante notare, in primis, che le azioni di cancellazione sono state depositate nei confronti di registrazioni di marchio non identificate dall’opponente come base delle opposizioni. Si tratta, in particolare, della registrazione n. 1179067, depositata nel 1979 e concessa nel 1981, con rivendica di prodotti in classe 16; della registrazione n. 1140452, depositata nel 1974 e concessa nel 1980, con rivendica di prodotti in classe 28; della registrazione n. 3674448, depositata nel 2004 e concessa nel 2009, con rivendica di prodotti in classe 25, tutte tutelanti il segno denominativo “SUPER HEROES”. In aggiunta a queste registrazioni, è stata contestata da Superbabies Limited anche la registrazione di marchio n. 825835 per il segno denominativo “SUPER HERO”, depositata nel 1966 e concessa nel 1967, con rivendica di prodotti in classe 25. Tutte sono di titolarità condivisa di DC Comics e Marvel Characters, Inc..
Le ragioni della scelta strategica di Superbabies Limited sono meritevoli di essere approfonditamente indagate, in particolare per le rilevanti conseguenze che deriveranno dalla decisione dell’USPTO. Secondo le argomentazioni dell’attore, infatti, proprio la contitolarità in capo ai due colossi del settore di diritti di privativa che vietano l’utilizzo da parte di soggetti terzi dei segni “SUPER HERO” e “SUPER HEROES” in relazione ai prodotti rivendicati dalle registrazioni costituisce evidenza di un tentativo di reprimere la concorrenza ed escludere altri players dal mercato. L’attore non risparmia, sul punto, le argomentazioni giuridiche, ma anche l’ironia, sostenendo che il ruolo di “supercattivo” è ricoperto, in tale contesto, proprio dai titolari delle registrazioni.
Il tema della necessità di una leale concorrenza è toccato in vari punti della memoria, all’interno della quale si sostiene, tra l’altro, che la contitolarità di marchi da parte di entità che dovrebbero, quantomeno, essere concorrenti sul mercato non può essere concessa: tali entità, infatti, costituiscono soggetti giuridici con differenti visioni e filosofie di pubblicazione. Ancora una volta, ad essere centrale nel ragionamento dell’attore è la funzione primaria del marchio, ossia la distintività del segno per identificare prodotti e servizi provenienti dal titolare rispetto ai medesimi prodotti e servizi provenienti dai concorrenti.
Un’altra linea argomentativa sollevata da Superbabies Limited riguarda, poi, l’invalidità delle registrazioni di marchio oggetto di contestazione. Tale ragionamento poggia sul presupposto della genericità dei segni, dal momento che le parole “SUPER HERO” e “SUPER HEROES” sono parte del linguaggio comune per indicare una ampia categoria di storie e personaggi che condividono determinate caratteristiche.
Il tema della genericità dei termini oggetto di registrazione tramite domanda di marchio non è nuovo e, anzi, è stato discusso nei decenni proprio in una delle sue sfumature più affascinanti: la volgarizzazione. Tale concetto si definisce abitualmente come il fenomeno che si verifica quando il segno protetto da diritti di privativa viene inserito nelle conversazioni quotidiane per indicare il prodotto, indipendentemente dalla fonte dello stesso, al punto tale che la funzione distintiva del marchio giunge ad essere completamente eliminata. Ricordiamo, in proposito, la campagna lanciata dalla società titolare dei marchi “VELCRO” (si veda il contenuto di cui al seguente link: https://www.velcro.com/original-thinking/the-velcro-brand-trademark-guidelines/dont-say-velcro/), in cui, in maniera ironica, i dipendenti di tale società implorano di utilizzare tale segno soltanto per i prodotti commercializzati dall’azienda, al fine di non vedere cancellati i diritti ottenuti sui marchi.
È quantomeno sorprendente che le multinazionali Marvel Characters, Inc. e DC Comics abbiano scelto di non presentare all’Ufficio le argomentazioni a sostegno della propria posizione, di fatto abbandonando registrazioni con decenni di vita. Tuttavia, occorre ricordare che sono ancora valide, da un lato, la registrazione di marchio n. 1324393 per il segno denominativo “SUPER-VILLAINS”, in scadenza nel 2025, e, dall’altro, le ulteriori registrazioni con il prefisso “SUPER” individuate come basi dell’opposizione n. 91273533.
La disputa risulta affascinante dal momento che tocca una molteplicità di temi non sempre oggetto della dovuta attenzione, da parte sia del pubblico sia degli esperti in materia: il requisito di distintività del marchio come funzione principale del diritto di privativa; la descrittività e la volgarizzazione del segno; gli effetti della contitolarità sullo scenario della concorrenza. Si tratta di tematiche che occorre approfondire e che meritano certamente di essere oggetto della medesima considerazione abitualmente dedicata ad altri istituti della proprietà intellettuale.