Una peculiare vertenza è stata recentemente definita dalla Divisione di Opposizione dell’EUIPO. Ci riferiamo alla procedura di opposizione depositata da Ferrero S.p.A. avverso la domanda di marchio dell’Unione Europea n. 19056602 (figurativo).
L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9316878 “NUTELLA” (denominativo). Ferrero S.p.A. ha – naturalmente – invocato l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
Ancorché la notorietà del marchio “NUTELLA”, su cui l’opposizione in commento si fonda, sia allegata – ed ampiamente documentata – da Ferrero S.p.A. con esclusivo riguardo alle “creme spalmabili a base di cacao e nocciole” in classe 30, la presenza consolidata, continuativa e forte sul mercato, i significativi sforzi pubblicitari e di marketing connessi al marchio “NUTELLA”, oltreché l’unanime riconoscimento mediatico del marchio medesimo “dimostrano – incontestabilmente – la visibilità e la rinomanza di tale marchio, principalmente in Italia e in Francia”, tale da trascendere le stesse partizioni merceologiche.
La Commissione di Opposizione osserva che “i consumatori italiani, o comunque quelli che hanno una certa familiarità con la gastronomia italiana, non faticheranno ad associare il termine “DUJELLA” ad “nduja”, un insaccato calabrese, spalmabile e di consistenza morbida, dal gusto piccante”.
Per tale parte del pubblico di riferimento il segno contestato alluderà chiaramente al marchio “NUTELLA”, rimandando, tra l’altro, ad alcuni caratteri qualitativi della celeberrima crema spalmabile a base di cacao e nocciole (quale, ad esempio, la morbidezza).
La vicenda è fortemente esemplificativa con riguardo al fenomeno del free riding, attesa la forte notorietà del marchio anteriore e l’indebito vantaggio che il richiedente avrebbe tratto dalla reputazione e dal potere attrattivo del marchio “NUTELLA”.
L’opposizione è stata, pertanto, accolta per tutti i prodotti contestati.
