La dicitura “ORO ROSSO” è descrittiva per il Tribunale di Venezia
Con sentenza n. 11431 pubblicata il 10 giugno 2026, il Tribunale di Venezia ha statuito con riferimento a due temi largamente discussi da dottrina e giurisprudenza impegnate nel settore della proprietà industriale: descrittività del marchio e di tutela del patronimico notorio.
La vicenda vede protagonista una società operante nel settore food e, in particolare, sia nella ristorazione che nella produzione e commercializzazione di prodotti ittici. Tale società è titolare di privative regolarmente registrate in Unione Europea, depositate nel 2018: una per il marchio denominativo “ORO ROSSO”, l’altra per il marchio complesso inclusivo della figura di un pesce e della lettera “O”, con combinazione cromatica rossa. Secondo l’argomentazione dell’attrice, per tramite di app di tracciabilità, guide ai ristoranti e royalties dai licenziatari, tali marchi avrebbero acquisito una certa rinomanza nel corso del tempo. L’attrice ha, quindi, azionato in giudizio la propria posizione giuridica contestando, da parte della convenuta, la violazione dei propri diritti ed argomentando rispetto alla sussistenza di un rischio confusorio e/o associativo.
A decorrere dal 2021, la convenuta non soltanto ha commercializzato una linea di primi piatti e prodotti alimentari contrassegnati dal segno “Giovanni Rana ORO ROSSO”, ma ha, altresì, presentato la relativa domanda al fine di ottenere la concessione di una registrazione di marchio per tale segno. La linea difensiva è stata imperniata, da un lato, sull’assenza delle necessarie evidenze documentali atte a sostenere la notorietà dei marchi di titolarità dell’attrice e, dall’altro lato, sull’assenza del rischio di confusione e/o associazione, argomentando in merito al basso grado di similarità tra i segni, alle diverse classi oggetto di rivendica. Da ultimo, inoltre, sulla base dell’asserito carattere meramente descrittivo dell’espressione “oro rosso”, la convenuta ha formulato eccezione di nullità del marchio denominativo dell’attrice.
Il Giudice veneziano ha, in via preliminare, dichiarato inammissibili tanto le allegazioni formulate dall’attrice circa l’illecito concorrenziale confusorio in quanto tardive, quanto l’eccezione di nullità del marchio denominativo sollevata dalla convenuta ai sensi dell’art. 127, par. 3, Reg. UE n. 1001/2017: “nelle azioni di cui all’articolo 124, lettere a) e c)” – ossia nelle azioni di contraffazione – “l’eccezione di decadenza del marchio UE presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza del marchio UE per mancanza di uso effettivo dello stesso all’epoca in cui l’azione in materia di contraffazione è stata promossa”.
In punto di merito, invece, il Giudice ha censurato le allegazioni attoree circa la sussistenza di un rischio di confusione o di associazione ex art. 9, par. 2, Reg. UE 1001/2017, atteso che l’unico elemento comune ai segni è la dicitura “ORO ROSSO”, di per sé inidonea a fondare una similarità confusoria, considerato che trattasi di un’espressione comune nel settore alimentare e dotata di valenza puramente evocativa della qualità del prodotto a contrassegno del quale essa è posta.
Il Tribunale rileva, inoltre, che, anche ammettendo la sussistenza di un qualche nesso di affinità tra i prodotti oggetto di rivendica, il consumatore medio non assocerebbe i prodotti della convenuta a quelli dell’attrice, bensì il contrario, e ciò in ragione della ben maggiore notorietà del marchio della convenuta. L’attrice, peraltro, non ha fornito evidenze probatorie circa la rinomanza dei propri marchi, anzi, un’indagine demoscopica prodotta dalla convenuta evidenzia che solo una percentuale irrisoria del pubblico associa “ORO ROSSO” all’attività commerciale dell’attrice.
