Nel vasto ventaglio di calzature prodotte e commercializzate da Nike, Inc. sarà certamente capitata l’occasione, per il cliente, di visualizzare il modello denominato “TOTAL 90”, che propone un look rétro anni Duemila ripensando il classico scarpino da calcio in chiave sneaker. Proprio tale ultimo marchio è attualmente oggetto di una disputa tra la multinazionale con sede in Oregon ed una società statunitense principalmente attiva nel settore degli e-sport. Al fine di comprendere i dettagli di questa vicenda, è necessario, innanzitutto, soffermarsi sugli antefatti.
Nike, Inc. ha depositato la domanda di marchio statunitense n. 85012213 per il segno denominativo “TOTAL 90” il 12 aprile 2010; tale domanda è maturata nella registrazione di marchio nazionale n. 4210494 il 18 settembre 2012, con rivendica di calzature nella classe 25 della Classificazione di Nizza. La data di primo uso in commercio di tale segno è stata indicata dalla società titolare nel 31 gennaio 2000. Tuttavia, il mancato deposito della dichiarazione d’uso e delle evidenze documentali a supporto di tale dichiarazione tra il quinto e il sesto anno a partire dalla data di concessione della registrazione hanno condotto alla cancellazione della privativa in esame. Infatti, dinanzi all’Ufficio Marchi statunitense, è posto sul titolare della registrazione l’onere di provare l’effettivo e genuino uso del proprio marchio, mentre, dinanzi all’EUIPO, tale circostanza viene verificata soltanto nel caso di deposito, da parte di un terzo, di formale azione di cancellazione per non uso.
L’8 marzo 2022 la società Total90 LLC, con sede legale in Louisiana, ha depositato la domanda di marchio statunitense n. 97301502 per il segno denominativo “TOTAL90”, con rivendica di una serie di prodotti, tra cui le calzature, in classe 25. L’Ufficio Marchi statunitense ha concesso la registrazione n. 7516774 il 24 settembre 2024. Tale domanda era stata preceduta, il 24 febbraio 2022, dal deposito di due domande di marchio per il medesimo segno, rispettivamente la domanda n. 97283680 con rivendica di servizi in classe 41 (ora registrazione n. 7496089) e la domanda n. 97283664 (ora registrazione n. 8243151) con rivendica di prodotti in classe 9, specificamente limitati al solo settore calcistico.
Il 16 novembre 2025, Nike, Inc. ha depositato azione di cancellazione sia nei confronti della registrazione n. 7516774 in classe 25 sia nei confronti della registrazione n. 7496089 in classe 41, sulla base dell’uso del segno distintivo “TOTAL 90” da ben ventidue anni prima del deposito delle registrazioni della controparte. La disputa si è, quindi, allargata oltre l’Ufficio Marchi statunitense, con l’azione legale proposta da Total90 LLC, che ha convenuto Nike, Inc. in sede cautelare affermando che l’utilizzo, da parte della stessa, del segno “TOTAL 90” costituisce violazione delle proprie privative registrate. Nike, Inc. ha risposto proponendo propria azione legale, sostenendo, da un lato, che i propri diritti di uso minassero la validità stessa delle registrazioni di Total90 LLC e richiedendo, dall’altro lato, un’ingente somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento della convenuta, indicato quale estorsivo.
Lo scorso 22 giugno il giudice federale Vitter ha chiarito, nella propria decisione, che la titolarità dei diritti su un marchio spetta, generalmente, al soggetto che lo ha usato per primo sul mercato e non, invece, a chi ha registrato prioritariamente tale segno. Tuttavia, il cuore della questione ha avuto ad oggetto la scelta di Nike di abbandonare la propria registrazione di marchio e se ciò abbia, o meno, significato un’interruzione dell’uso del segno distintivo “TOTAL 90” sul mercato da parte della multinazionale. La posizione di Total90 LLC è che, effettivamente, vi sia stata una discontinuità nella produzione delle calzature identificate come “TOTAL 90” dal 2019 al 2022; Nike, invece, ha tentato di confutare tale tesi, sostenendo che anche un uso limitato (o persino limitatissimo) è sufficiente a superare la prospettiva di abbandono del marchio, ovviamente nel caso in cui tale uso sia stato posto in essere in buona fede.
Secondo il giudice, da un lato, i materiali e le testimonianze raccolte da Nike rispetto al fatto che i prodotti a marchio “TOTAL 90” non siano mai stati integralmente estromessi dalla produzione indicano l’assenza di abbandono del segno da parte dell’attrice e, dall’altro lato, la convenuta non ha fornito evidenze sufficienti ad elidere il valore probatorio di tale documentazione e, in tal modo, accreditarsi come primo utilizzatore in commercio del segno distintivo. Inoltre, il giudice ha rilevato che Total90 LLC non abbia, allo stesso modo, fornito gli elementi necessari a sostenere l’attuale rischio di confusione fra i segni distintivi, nonostante i prodotti ed i servizi commercializzati dalle due aziende siano indirizzati ai tifosi di calcio quale pubblico di riferimento.
Infine, il giudice ha rifiutato l’istanza di Total90 LLC rispetto all’ottenimento di un’inibitoria immediata, a carico di Nike, Inc., con riferimento all’utilizzo del segno distintivo da parte di quest’ultima nel corso del Campionato Mondiale di Calcio, sulla base del fatto che la via giudiziaria è stata scelta quasi un anno dopo la prima presa di contatto fra Total90 LLC e Nike, Inc., nonché dopo diverse proposte avanzate dalla convenuta all’attrice e contenenti l’offerta di abbandono delle proprie privative in cambio di un corrispettivo economico.
Occorrerà, dunque, vedere se il successo di Nike in sede cautelare spingerà le società a valutare l’ipotesi di una transazione o se, invece, il giudizio procederà nella fase di merito, prevista per il prossimo anno.
