L’Alta Corte britannica statuisce in punto di esaurimento del diritto al marchio
La High Court of Justice – Intellectual Property Enterprise Court del Regno Unito ha recentemente statuito a definizione di una controversia avente ad oggetto la contraffazione di marchio nella vendita di prodotti attraverso Amazon. La vicenda ha sviluppato una nuova riflessione circa i limiti applicativi del principio di esaurimento del diritto al marchio, secondo il quale la commercializzazione di prodotti recanti un marchio registrato non può beneficiare dell’esaurimento se il rivenditore non dimostra che gli esemplari venduti sono stati immessi sul mercato del Regno Unito o dello Spazio economico europeo dal titolare o con il suo consenso.
Il caso, definito dall’Alta Corte inglese con sentenza del 30 ottobre 2026, [2026] EWHC 2753 (IPEC), case No. IP-2025-000081 (Marshall Group AB e Marshall Amplification c. OWGH Limited), origina dall’azione promossa da Marshall Group AB e Marshall Amplification nei confronti della società OWGH Limited, accusata di avere distribuito attraverso Amazon UK cuffie contrassegnate dai marchi “MARSHALL e MAJOR”, in pretesa violazione dei diritti di privativa industriale di titolarità delle attrici. Marshall Amplification è intestataria di tre registrazioni di marchio britannico, inclusive degli elementi denominativi “MARSHALL e MAJOR”, rivendicanti tutela con riferimento, tra gli altri prodotti e servizi, alle cuffie e, per una di tali ultime registrazioni, ai servizi di vendita al dettaglio relativi a tale prodotto. Marshall Group AB è, da canto suo, licenziataria delle predette privative nel mercato britannico.
Le attrici contestavano alla convenuta la vendita – e, correlativamente, l’offerta in vendita – di cuffie Bluetooth Marshall Major V sulla piattaforma e-commerce Amazon UK, lamentando che i prodotti in argomento fossero contraffatti e, in ogni caso, che non fossero stati immessi nel commercio in Regno Unito o nello Spazio economico europeo con il consenso delle titolari. L’addentellato normativo delle doglianze attoree era principalmente costituito dalla Section 10(1) del Trade Marks Act 1994, che regola la contraffazione in presenza dell’utilizzazione commerciale di un segno identico ad un marchio registrato per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio medesimo è stato registrato.
La difesa della convenuta si imperniava, per contro, sulla possibilità per OWGH Limited di valersi del principio dell’esaurimento del diritto di marchio, previsto dalla Section 12(1) della medesima Legge. OWGH Limited ha, infatti, allegato di avere acquistato le cuffie da due operatori commerciali con sede in Romania, AK Partners Europe SRL e la sua controllata KA Wholesalers Limited. Secondo l’iter argomentativo della convenuta, i prodotti sarebbero stati, quindi, originariamente immessi in commercio nel Regno Unito o nello Spazio economico europeo dalle titolari dei marchi o con il loro consenso. A sostegno di tale assunto, OWGH allegava che le cuffie Marshall Major V fossero ampiamente diffuse nel mercato online attraverso rivenditori autorizzati e indipendenti, sia su Amazon sia presso importanti catene commerciali britanniche.
Con la decisione in commento, l’Alta Corte ha analiticamente ricostruito il quadro normativo applicabile, rinviando alle disposizioni del Trade Marks Act 1994. La High Court ha osservato che nel sistema britannico – come, del resto, in quello unionale – il principio di esaurimento internazionale non trova cittadinanza. La prima commercializzazione dei prodotti al di fuori del Regno Unito e dello Spazio economico europeo non determina, pertanto, l’esaurimento dei diritti di marchio in tali territori. Ne deriva che non è sufficiente dimostrare che il titolare abbia commercializzato, o autorizzato la commercializzazione, di prodotti della stessa tipologia e contraddistinti dal medesimo marchio. Occorre, ulteriormente, provare che proprio gli esemplari successivamente acquistati e rivenduti dal convenuto siano stati immessi in commercio nel territorio rilevante dal titolare o con il suo consenso. La High Court ha inoltre ribadito che l’onere di dimostrare il consenso grava sul soggetto che invoca l’esaurimento e che il consenso deve risultare in maniera inequivocabile e non può essere presunto sulla scorta del contegno del titolare o della sua mancata opposizione a determinate attività commerciali.
