Fatica in pista, ma vince in Tribunale
Nonostante l’ultima vittoria sul circuito di Formula 1 risalga allo scorso 27 ottobre, con il trionfo di Carlos Sainz nel Grand Prix di Città del Messico, Ferrari S.p.A. ha appena riportato una notevole vittoria in Lussemburgo. Non su pista, ma dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea, rispetto ad un contenzioso iniziato più di dieci anni fa dinanzi all’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO).
Nel novembre 2014, il Sig. Kurt Hesse aveva, infatti, depositato azione di cancellazione per non uso nei confronti della designazione dell’Unione Europea della registrazione di marchio internazionale n. 0910752 di titolarità di Ferrari S.p.A. per il segno denominativo “TESTAROSSA” e, in particolare, nei confronti dei seguenti prodotti: “Veicoli; apparecchi per la locomozione terrestre, aerea o fluviale; veicoli a motore terrestri, automobili, e loro parti di ricambio, componenti e accessori, tutti inclusi in questa classe; freni, motori, pneumatici per i motocicli terrestri inclusi in questa classe; motocicli, biciclette a motore, furgoni, camion” in classe 12 e “Giochi e giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi, decorazioni per alberi di Natale, veicoli a motore terrestri in scala, videogiochi portatili, giocattoli a struttura modulare e relativi collegamenti, kit di blocchi di costruzione per giocattoli, bambole, giocattoli morbidi” in classe 28. Nella decisione resa il 18 marzo 2016 nel caso 10044 C, la Divisione di Cancellazione dell’EUIPO aveva disposto il mantenimento della totalità dei prodotti rivendicati in classe 12 e la cancellazione di tutti i prodotti rivendicati in classe 28, con l’eccezione dei soli “Veicoli terrestri giocattolo in scala”. Il richiedente l’azione di cancellazione aveva, quindi, appellato la decisione e anche la titolare della registrazione aveva depositato appello incidentale. Tuttavia, la Quinta Sezione della Commissione dei Ricorsi dell’Ufficio aveva rigettato entrambi i ricorsi, con decisione datata 29 agosto 2023, confermando, dunque, quanto stabilito in primo grado dalla Divisione di Cancellazione.
Tuttavia, quella appena ricordata non è stata l’unica vicenda che ha visto scontrarsi Ferrari S.p.A. e il Sig. Hesse con riferimento al marchio “TESTAROSSA” in Unione Europea. Infatti, pochi mesi dopo l’azione di cancellazione citata ai paragrafi precedenti, il Sig. Kurt Hesse aveva depositato una nuova ulteriore azione di cancellazione nei confronti dei medesimi prodotti rivendicati in classe 12 dalla designazione già contestata. Con la propria decisione datata 16 dicembre 2016 nel caso 11752 C, la Divisione di Cancellazione dell’EUIPO aveva ritenuto che la designazione ricordata dovesse essere oggetto di cancellazione per tutti i prodotti contestati, ad eccezione di “automobili” in classe 12, sulla base del fatto che non sarebbero state fornite dalla titolare evidenze sufficienti a fornire prove rispetto all’uso genuino in commercio del marchio “TESTAROSSA” per tutti gli ulteriori prodotti contestati nella finestra temporale compresa fra il 7 settembre 2010 e il 6 settembre 2015, ossia nel quinquennio precedente il deposito dell’azione di cancellazione. Nello specifico, la Divisione Cancellazione aveva affermato che “Nel caso in esame, si può dedurre dalle prove, principalmente dalle fatture e dagli articoli di stampa, che le autovetture con il marchio “TESTAROSSA” erano ancora commercializzate sul mercato in vari Stati membri durante il periodo di tempo in questione e riconosciute dal pubblico interessato come provenienti dal titolare del RI”, mentre nulla di simile poteva, invece, affermarsi in relazione alle parti delle suddette automobili. Nel febbraio del 2017, sia la titolare della registrazione sia il richiedente la cancellazione avevano appellato la decisione, ma l’EUIPO aveva, ancora una volta, rigettato entrambi i ricorsi.
Di conseguenza, le vicende sono state portate, da Ferrari S.p.A., all’attenzione del Tribunale dell’Unione Europea, il quale ha assegnato alla prima il numero T-1104/23 e alla seconda il numero T-1103/23. Entrambe le decisioni sono emesse dall’Ottava Sezione, in composizione estesa, nella medesima data, il 2 luglio 2025.
Con riferimento al caso T-1103/23 e, dunque, ai pezzi di ricambio e accessori per automobili, ossia i prodotti in relazione ai quali la Commissione dei Ricorsi aveva ritenuto non provato l’uso genuino in commercio del marchio “TESTAROSSA”, il Tribunale ha ritenuto che l’uso del marchio è stato, invece, posto in essere, nel corso del periodo in questione, da parte di concessionari e distributori autorizzati. Infatti, nella prospettiva del collegio, occorre tenere in considerazione gli usi e le caratteristiche del particolare mercato delle automobili: all’interno di tale settore produttivo, la vendita di un’automobile usata da parte di un concessionario o di un distributore autorizzato dal titolare del marchio può ritenersi effettuata con il consenso implicito del titolare stesso. Infatti, sussiste sempre un’autorizzazione che stabilisce un legame tra tali soggetti.
Inoltre, il Tribunale ha rilevato che Ferrari S.p.A. è stata coinvolta nella vendita di alcune automobili usate, mediante un servizio di certificazione dell’autenticità di tali veicoli, servizio di certificazione che viene offerto anche in relazione alle componenti principali delle automobili modello “Testarossa”. Tale modello, occorre ricordare, è stato prodotto dalla casa automobilistica di Maranello nel periodo compreso fra l’anno 1984 e l’anno 1996.
Per quanto concerne, invece, il caso T-1104/23, il Tribunale ha ritenuto, parallelamente, che le caratteristiche del mercato dei modelli in miniatura di automobili debbano essere puntualmente considerate. Infatti, è possibile che il marchio venga utilizzato da un terzo senza il consenso del titolare, ma solo là dove il terzo indichi al pubblico di riferimento che tale prodotto è una riproduzione fedele di un autentico modello di automobile. Nel caso di specie, gli elementi documentali forniti dalla titolare della registrazione sono stati ritenuti come effettivamente atti a dimostrare, secondo la prospettiva del collegio, che l’uso del marchio da parte di terzi è stato accompagnato dalla dicitura “prodotto ufficiale su licenza Ferrari” e, di conseguenza, con il consenso implicito di Ferrari S.p.A.. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che il marchio sia stato utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, ossia di garantire l’origine commerciale dei prodotti per i quali è stato registrato.
Con le decisioni gemelle dello scorso 2 luglio, dunque, il Tribunale ha chiarito le caratteristiche necessarie a determinare quando si possa desumere, a partire dal materiale documentale fornito, l’autorizzazione implicita del titolare del marchio all’utilizzo dello stesso da parte di terzi, fornendo principi che saranno implementati nel proseguo delle decisioni che verranno emesse da parte dell’EUIPO.
